Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis

1. Verträge im Technologietransfer- und gelebte Praxis Dr. Jürgen Walkenhorst Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche 28.11.2012 – Schloss Mickeln

2. Ein paar Worte vorweg Ein paar Worte vorweg

3. Ein paar Worte vorweg EuropaDeutschlandNordrhein - Westfalen

4. Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern… …aber nicht in allen (Schweden, Italien) Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute Ein paar Worte vorweg - Europa §42 ArbErfG – und seine “Verwandten” § 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden. 3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. 5. …

5. ASTP www.astp.net • AUTM www.autm.net • PROTON Europe www.protoneurope.org Ein paar Worte vorweg - Europa Statistiken

6. Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Forschungslandschaft Hochschulen Fraunhofer-Gesellschaft Helmholtz-Gemeinschaft Leibniz-Gemeinschaft Max-Planck-Gesellschaft Sonstige Institutionen

7. Ein paar Worte vorweg - Deutschland

8. jklhkjhjhkjh Ein paar Worte vorweg - Deutschland • Unter dem Dach der TechnologieAllianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern. • Insbesondere Hochschulen • Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen • über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler • in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen • aus dem gesamten Bundesgebiet. • www.technologieallianz.de Die Technologie-Allianz

9. Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis PROvendis Kurzprofil • Gründung: Oktober 2001 • Rechtsform: GmbH • Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW • Sitz: Mülheim / Ruhr • 26 Mitarbeiter Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim

10. Mülheim Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis Patentverwertungfür NRW • PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs-agentur der Hochschulen des Landes NRW • Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen • Eine der größten Patentverwertungs-agenturen in Deutschland und in Europa • Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt) • Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung) • Über 3.500 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr)

11. PROvendis Gesellschafter mit

12. Hochschulen NRW Industrie Beratung Bewertung Patentierung Verwertung Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis PROvendis imÜberblick • Publication Screening • Neuheitsrecherche • IP-Strategieberatung • Qualifizierung/Schulung • Vertragsverhandlung und -gestaltung • Patentüberwachung • Rechtsstandermittlung • Stand-der-Technik Recherche

13. Verträge im Technologietransfer AblaufderVerwertung Monitoring Lizenzvertrag Vorverträge II Patentierung Präsentation Vorverträge I Patentierung Lizenznehmersuche Patentanmeldung Vermarktung Projektbewertung Evaluierung Erfindungsmeldung F&E: Idee + proofofprinciple

14. Verträge im Technologietransfer AblaufderVerwertung Industrie- kooperationen Förderungen Drittmittel Wissenschaftliche Kooperationen

15. Geheimhaltungsverträge Geheimhaltungsverträge • Warum? • Was ist zu beachten?

16. Geheimhaltungsverträge Geheimhaltungsverträge – Warum? • Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein • Typische Beispiele geheimer Informationen: • Geschäftsgeheimnisse • Know-how • Erfindungen

17. Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

18. Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

19. Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

20. Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

21. Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung

22. Geheimhaltungsverträge

23. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung • Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag) • Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA • Typische Vertragspunkte • Inhalt • Dauer/Laufzeit • Personenkreis • Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.)

24. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Manchmal ! • Klauseln wie „unlessconfirmed in writing“ Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt!

25. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Manchmal ! • Klauseln wie „unlessconfirmed in writing“ • Ggf. Vertragsstrafen Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert

26. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Manchmal ! • Klauseln wie „unlessconfirmed in writing“ • Ggf. Vertragsstrafen • Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Eigentum sollte immer bei Geber bleiben

27. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Manchmal ! • Klauseln wie „unlessconfirmed in writing“ • Ggf. Vertragsstrafen • Regelungen bzgl. Eigentumsübergang • Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart

28. Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Manchmal ! • Klauseln wie „unlessconfirmed in writing“ • Ggf. Vertragsstrafen • Regelungen bzgl. Eigentumsübergang • Regelung zum Eigentum an Ergebnissen • Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart • …

29. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Warum? • Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks: • Verwendung in Wissenschaft • Test-/Kooperationszwecke

30. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Typ. Begriffe: • Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications • Mögliche Definitionshilfe: • Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…

31. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe

32. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit

33. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

34. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer • Recht auf Nutzung der Ergebnisse

35. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer • Recht auf Nutzung der Ergebnisse • Lieferbedingungen

36. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer • Recht auf Nutzung der Ergebnisse • Lieferbedingungen • Haftungsausschlüsse • Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen

37. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer • Recht auf Nutzung der Ergebnisse • Lieferbedingungen • Haftungsausschlüsse • Nutzen für Geber • Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen…

38. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? • Inhalte eines MTAs • Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen • Limitierung der Weitergabe • Verwendungszweck/Laufzeit • Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer • Recht auf Nutzung der Ergebnisse • Lieferbedingungen • Haftungsausschlüsse • Nutzen für Geber • Geheimhaltungsvereinbarung

39. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma X Foranyinventionconceived … that materially … incorporatesmaterialsownedby Company, Company shallbegiven a royalty-free non-exclusivelicenseand an optionfor an exclusive, royalty-bearinglicense.

40. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma Y Company shallhave a non-exclusiveroyalty-freelicenseandmayobtain an exclusive, royalty-bearinglicense…to all developments. „Developments“ means all….(lange LISTE)…thatincorporatethe Material, requiretheuseof Material…, thatcould not havebeendevelopedwithouttheuseof Material. Royaltypaymentsby Company toRecipientforsaidexclusivelicenseshallbenegotiated…but shall not exceed 1% ofnetsales. Any patent applications…will bepreparedandfiledbyRecipientwiththeexpensesbeingbornebyRecipient.

41. Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Forschungsinstitut X All rights … in andtoanyintellectualpropertyandanymaterialsdiscovered…. shallvestjointly in bothparties, regardlessofthepartythatauthoredtheinvention.

42. Material Transfer Agreements MTAs – Was ist zu beachten? Musterverträge: Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement

43. Verträge im Technologietransfer Letter of Intent Option Lizenz Term Sheet Erfindung Kooperation Know-how

44. Verträge im Technologietransfer Lizenz Kooperation

45. Kooperationen Musterverträge • „Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk) • „Berliner Verträge“(www.ipal.de) • „Düsseldorfer Verträge“ (www.gewrs.de) • Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de) • IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home) • … Übersicht in: Bereuter, T. et al. „Initiatives in Europe facilitatingcollaborationofpubliclyfundedresearchorganizationswithbusinessesby model contractsand IPR rules“ http://lamp.tu-graz.ac.at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft.pdf

46. Kooperationen Nebenbestimmungen • Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs („BEBF 98“) • Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis („BNBest-BMBF 98“) • Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben („NKFB 98“) • …

47. Kooperationen BMBF-Projekte Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse Verbund- projekte Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse Projekt- durchführung Nichtausschließlich Unentgeltlich Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge: unentgeltlich Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung: Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen Keine Erfindungsbeiträge: Marktübliche Bedingungen Forschung + Lehre in Deutschland: unentgeltlich Verwertung (Zeitlic, sachlich geographisch beschränkbar)

48. Kooperationen EU-Konsortialverträge • Vertragskonstruktion • Zugang zu Rechten • Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt) • Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“

49. LoI, MoU, Term sheet LoI, MoU, Term sheet • Letter ofIntent / Memorandum of Understanding Absichtserklärung bis Vorvertrag (Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht) • Term Sheet Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages

50. Optionsverträge Optionsverträge • „Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes (gegen Gegenleistung) • Breites Spektrum von Optionen denkbar • Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen