Théophile M. Margellos

1. Théophile M. Margellos La superposition des droits unitaires La protection des formes en droit européen

2. Cadre législatif • Règlement (CE) nº207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le RMC) (version codifiée du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) • Directive (CE) nº95/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques La marque

3. Cadre législatif • Règlement (CE) nº6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (le « RDMC ») • Directive (CE) nº98/71 du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles Les dessins ou modèles

4. Cadre législatif 2 systèmes autonomes l’un de l’autre tant du point de vue • substantif que • procédural (règlements distincts, procédures, critères, droits…)

5. Marque ou dessin et modèle ? Marque : signe permettant de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises Dessin et modèle :apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit

6. MC antérieure peut éliminer DMC postérieur DMC antérieur peut éliminer MC postérieure Interaction des systèmes

7. Interaction des systèmes Un DMC antérieur peut constituer un motif de nullité contre une MC (Article 53 al 2d RMC)  Une MC antérieure peut constituer un motif de nullité d’un DMC postérieur (Art. 25 al 1e RDMC)

8. Est-elle permise? ► Art.3(a) RDMC : on entend par « dessin ou modèle » : l'apparence d'un produit résultant en particulier, des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit. Le terme « produit » inclus l’emballage et les symboles graphiques ►Art. 4 RMC : on entend par « signe », inter alia, les mots, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme duproduit ou de son conditionnement

9. Est-elle permise? Considérant 31 du RDMC : Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.

10. Est-elle permise? Considérant 32 du RDMC : Il importe, en l'absence d'une harmonisation complète du droit d'auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée.

11. Est-elle permise? Article 96 du RDMC : 1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. 2. Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

12. Est-elle permise? Article 16 : Rapports avec les autres formes de protection La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. Directive (CE)nº98/71sur la protection juridique des dessins ou modèles

13. Est-elle permise? Article 17 : Rapports avec le droit d'auteur Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. Directive (CE)nº98/71sur la protection juridique des dessins ou modèles

14. Est-elle permise? Ch. De recours, Décision du 10 septembre 2008, affaire R497/2005-1 «Haut-parleur », (para. 26) Le fait que la forme puisse être agréable ou séduisante ne suffit pas à l'exclure de l'enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d'imaginer une marque de forme, étant donné que, dans la vie moderne des affaires, il n'y a pas de produit revêtant une utilité industrielle qui n'ait pas fait l'objet d'une étude, d'une recherche et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché (décision des chambres du 3 mai 2000 dans l'affaire R 395/1999‑3 – Gancino quadrato singolo, points 1, 2 et 22 à 36). Au contraire, comme la demanderesse l'a signalé à bon droit, les considérants 31 et 32 du RDC reconnaissent qu'un dessin ou modèle peut être protégé par différents titres de propriété intellectuelle. En principe, le même signe peut être protégé par le droit des marques et le droit des dessins ou modèles, le droit d'auteur, le droit des brevets, le droit des titres, etc., en fonction des circonstances individuelles de chacun (cfr également la décision de la Grande chambre du 10 juillet 2006 dans l'affaire R 856/2004‑G – forme de la brique Lego, point 39). Néanmoins, ce type de protection multiple n'est pas sans limite, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC.

15. Est-elle permise? La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement n° 207/2009), selon lequel peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme du produit et le conditionnement de celui-ci, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Arrêt du 6 octobre 2011, T-508/08, « Représentation d'un haut-parleur » (para. 60)

16. Est-elle permise? Si une entité remplit les conditions requises, elle peut être protégée simultanément par différents droits de propriété intellectuelle. Ainsi la forme d’un produit similaire a une brique de jeu peut être protégée auprès de l’Office en tant que marque et dessin ou modèle communautaire. Grande Chambre de recours, décision du 10 juillet 2006, affaire R-856/2004-G,  «  Lego » (para. 39)

17. Est-elle permise? Il est indubitable que des formes similaires ou identiques à la brique Lego ont été divulguées dans plusieurs brevets expirés. Néanmoins, il est constant que le fait que la marque enregistrée ait fait l'objet d'un brevet ne constitue pas, en soi, un obstacle à son enregistrement en tant que marque communautaire. Si une entité remplit les conditions requises, elle peut être protégée simultanément par différents droits de propriété intellectuelle. Ainsi, la forme d'un produit similaire à une brique de jeu, qui a été ou est encore un brevet, peut être protégée auprès de l'Office en tant que marque, hormis le cas où la marque en cause est constituée «exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique», en application de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC, qui empêche donc la protection de la marque de conférer un monopole aux inventions constituées par des formes tridimensionnelles fonctionnelles d'un produit. Cette exclusion ne peut pas être étendue aux inventions dont la forme n'est pas entièrement fonctionnelle en raison de la présence d'éléments ornementaux ou arbitraires. Grande Chambre de recours, décision du 10 juillet 2006, affaire R-856/2004-G,  «  Lego » (para. 39)

18. Est-elle permise? Une « forme » peut bénéficier de la double protection DMC & MC De même, « un symbole graphique » est éligible comme MD & DMC CONCLUSION

19. DMC publié : RCD Bulletin 2003-06 54 ES - Símbolos gráficos DA - Grafiske symboler DE - Grafische Symbole EL - Γραφικά σύμβολα EN - Graphic symbols FR - Symboles graphiques IT - Simboli grafici NL - Grafische symbolen PT - Símbolos gráficos FI - Graafiset merkit SV - Grafiska symboler 21 000022371-0001 25 EN FR 22 01/04/2003 15 01/04/2003 45 24/06/2003 11 000022371-0001 51 99 - 00

20. MC Status: Accepted application First language: EN Second language: FR File No.: 003126265 Filing date: 09/04/2003 Nice class: 9, 35, 38, 42 Trade mark: Individual Type: Figurative Date registration: 23/09/2004 Systèmes informatiques, programmes informatiques et logiciels…; Services de publicité et de marketing via des supports électroniques…; Fournisseur de portails sur l'internet…; Conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet…

21. Demandes cumulatives • Demandes d’enregistrement simultanées DMC & MC • Demandes d’enregistrement successives • Demandes de substitution • Demande visant à prolonger la protection d’un DMC expiré DMC MC • Demande de remplacement: la protection DMC est demandée au lieu de celle MC

22. Exemples de demandes cumulatives • Cumul non réussi • Demandes de 3-D, MC & DMC simultanées: DMC000291 067: obtenu MC 4 273 439 : refusée Indication des produits : Automates pour jeux de hasard Classe 21.03 (Eurolocarno)

23. Exemples de demandes cumulatives • Demande de DMC 000 181 466 avec ajournement de la publication & Demande de MC 4 174 074, 4 mois plus tard Demande de MC refusée → Fin de l’ajournement de la publication Indication des produits : Bouteilles Classe 9.1 (Eurolocarno)

24. Exemples de demandes cumulatives • Cumul réussi • Demande de DMC 000 531 793 avec ajournement de la publication & Demande de MC 5 194 741, après mention de l’ajournement au Bulletin Résultat: Enregistrement comme DM & MC Indication des produits :Conteneurs Classe 09.03 (Eurolocarno)

25. Exemples de demandes cumulatives • Cumul réussi • Demande de MC 5 221 536 & Demande de DMC 000 607 114 Résultat: publication DMC un mois plus tard; publication de la demande de MC un mois plus tard et enregistrement six mois après cette publication. Indication des produits :Bouteilles Classe 9.1 (Eurolocarno)

26. Exemples de demandes de substitution Brique Lego Brique protégée par plusieurs brevets britanniques: brevet nº 866 557, octroyé le 26 avril 1961 (dernier en date) Demande de MC 1er avril 1996 classe 28: jeux, jouets Enregistrement 19 octobre 1999 acquisition de caractère distinctif Action en nullité 21 octobre 1999 forme nécessaire a l’obtention d’un résultat technique Décision OHMI, div. d’annulation 30 juillet 2004 marque déclarée nulle Recours, Ch. de recours 10 septembre 2008 affaire R-856/2004-G Décision Grande Chambre de recours 10 juillet 2006 rejet du recours Arrêt TUE 12 novembre 2008 rejet du recours en annulation Arrêt CJUE 14 septembre 2010 rejet du pourvoi

27. Exemples de demandes de substitution Haut-parleur Beolab 2000 Dessin enregistré au Danemark 3 septembre1992 (No M R 1992 00868) Demande MC17 septembre 2003 Classe 9:Haut-parleurs(interalia) Classe 2: Meubles hi-fi Rejet de la demande 1er mars 2005 7 para.1 sous b) RMC Recours, Ch. de recours 27 avril 2005 affaire R-497/2005-1 Décision, Ch. de recours 22 septembre 2005 rejet du recours Arrêt TUE 10 octobre 2007 annulation Décision, Ch. de recours 10 septembre 2008 rejet de la demande, 7 para. 1 sous e) iii): forme donnant une valeur substantielle Arrêt TUE 6 octobre 2011 rejet du recours en annulation

28. Exemples de demandes de substitution Chaise en Aluminium Demande MC 12 juillet 2001 classe 20: sièges de designs, en particulier sièges de visiteurs de conférence et de bureau. Refus préliminaire Forme sans caractère distinctif Article 7 (1)(b)RMC Enregistrement No 2 298 420 10 mars 2008 acquisition de caractère distinctif Action en nullité 18 juillet 2008 forme donnant une valeur substantielle (article 7 (1)(c)(iii) RMC) Décision OHMI, division d’annulation 5 février 2010 rejet de l’action Recours, Ch. de recours 29 mars 2010 R-486/2010-2 Décision, Ch. de recours 14 décembre 2010 rejet du recours Recours devant le TUE affaire en cours

29. Est-elle possible? Divulgation Demande MC Demande DMC ≠ nouveauté Afin d’obtenir protection, il faudra présenter la demande pendant la période de grâce. MC DMC

30. Est-elle possible? Si le dessin ou modèle a été divulgué pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt (ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée), la divulgation ne sera pas prise en compte pour la nouveauté et le caractère individuel. MC DMC Période de Grâce (Art. 7(2)(b) RDMC)

31. Est-elle possible? DMC MC • Caractère distinctif • Formes fonctionnelles • Valeur substantielle

32. Est-elle possible? La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire… …..à condition que cette forme soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens aussi, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089, points 30 et 31). DMC MC CJEU (Grande Chambre), arrêt du 14 septembre 2010, C-48/09P «LEGO » , para. 39

33. Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 15 novembre 2007, affaire T-71/06 « Convertisseur d'énergie éolienne » (para. 30) «l’argument tiré du fait que la forme litigieuse bénéficie, en tant que forme déposée en Allemagne, de la protection des dessins et modèles doit également être rejeté. En effet, la protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine existant. En revanche, dans le cas d’une marque, le critère déterminant est la capacité de la forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale, la nouveauté de la forme n’ayant, dans ce contexte, aucune valeur déterminante. Étant donné que les critères d’examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement, il s’ensuit que le fait que la forme en cause soit déjà enregistrée comme dessin ou modèle est sans incidence sur l’examen prévu en droit des marques.  »

34. Est-elle possible? Facteurs variables influençant le niveau de la distinctivité requise • La nature de la marque • La structure du marché • Les habitudes du consommateur DMC MC Caractère distinctif des formes

35. Caractère distinctif des formes TUE, 14 décembre 2011, affaire T-237/10 «Représentation d’un dispositif de verrouillage  » (paras 16 et 17) Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que la marque en question permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises(arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 79). Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent(arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 16 supra, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25. 

36. Est-elle possible? TUE, 17 décembre 2010, affaire T-336/08 «Forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge » (para. 24) La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit ou en une image de celle-ci, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II-1511, point 38, et la jurisprudence citée]. TUE, 27 avril 2010, affaire T-109/08 «Bouteille émerisée blanche » Nouveauté ou originalité ne sont pas des critères pertinents DMC MC Caractère distinctif des formes

37. DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 10 octobre 2007, affaire T-460/05 Bang & Olufsen «Représentation d'un haut-parleur » (para. 43) «Même si l’existence de caractéristiques particulières ou originales ne constitue pas une condition sine qua non de l’enregistrement, il n’en reste pas moins que leur présence peut, au contraire, conférer le degré requis de distinctivité à une marque qui en serait autrement dépourvue.»

38. Est-elle possible? TUE, 10 octobre 2007, affaire T-460/05. Bang Olufsen, «Forme d’un haut-parleur » (para. 44) « Quant à l’argumentation de la chambre de recours selon laquelle la forme du produit constituant la marque demandée ne saurait remplir une fonction de marque dans l’esprit des consommateurs concernés, au motif que la marque s’inspire essentiellement de considérations esthétiques (points 14 à 18 de la décision attaquée), il suffit de constater que, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service, le fait que ce signe remplisse ou non simultanément une fonction autre que celle d’indicateur de l’origine commerciale est sans incidence sur son caractère distinctif [arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, point 30 ; Calandre, précité, point 43, et du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 56].  » DMC MC Distinctivité acquise par l’usage

39. DMC MC Caractère distinctif des formes Arrêt CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 45) Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques(voir, aussi,arrêts Mag Instrument/OHMI, précité, point 30; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 27; Storck/OHMI, précité, point 26, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 36).

40. DMC MC Caractère distinctif des formes CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 46) Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative Habitudes du secteur

41. DMC MC Caractère distinctif des formes CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 47) Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d) du RMC. Forme divergeant de manière significative des habitudes du secteur

42. Caractère distinctif des formes Plus la forme pour laquelle l’enregistrement en tant que marque ressemble à la forme que revêtira le plus probablement le produit en question, plus grand est le risque que la forme soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC

43. Est-elle possible? L’appréciation de la similitude entre la forme demandée et d’autres formes existantes exige nécessairement l’examen comparatif de la forme demandée avec chacun des autres modèles spécifiques qui y ressembleraient. Dès lors, l’identification des autres modèles servant de référence pour l’appréciation de ladite similitude est, à cet égard, un élément indispensable de l’analyse. DMC MC Caractère distinctif des formes Forme divergeant de manière significative des habitudes du secteur TUE, 7 février 2007, affaire T-317/05, «Forme d'une guitare  » (para. 51)

44. L’enregistrement DMC pourrait être considéré comme mécanisme permettant de mieux asseoir les chances de réussir le test de distinctivité DMC MC Distinctivité acquise par l’usage

45. ►Article 7(3) RMC: Le paragraphe 1, points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. DMC MC Distinctivité acquise par l’usage

46. DMC MC Distinctivité acquise par l’usage TUE, 14 décembre 2011, affaire T-237/10, « Représentation d’un dispositif de verrouillage» (para. 87) Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 42, et du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 61].

47. DMC MC Distinctivité acquise par l’usage Portée territoriale Dans le cas des marques non verbales, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute la communauté, à moins qu’il existe des indices concrets en sens contraire

48. DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 6 octobre 2007, affaire T-508/08 «Représentation d'un haut-parleur » (para. 43) Il résulte des arrêts Philips et Linde, point 26, qu’un signe tombant sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, par l’usage qui en a été fait, alors que cette possibilité existe, selon cette dernière disposition, pour les signes visés par les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d) du règlement n° 207/2009.

49. DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 6 octobre 2007, affaire T-508/08 «Représentation d'un haut-parleur» (para. 44) En conséquence, l’examen d’un signe au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, s’il conduit à constater que l’un des critères mentionnés à cette disposition est rempli, dispense de l’examen du même signe au regard de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, l’impossibilité d’enregistrement de ce signe étant, dans cette hypothèse, caractérisée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Benetton Group, C‑371/06, Rec. p. I‑7709, point 26).

50. Est-elle possible? Art. 7 al 1 sous e) du RMC Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement …